Tres años ha durado la batalla legal entre la división ibérica del grupo Bimbo y Vicky Foods por el uso de la marca Donas, que finaliza, por el momento, con Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea favorable a la postura de Vicky Foods.

El Tribunal General de la Unión Europa ha desestimado el recurso interpuesto por el grupo Bimbo contra la decisión de la EUIPO, que concedía el registro de la marca europea Donas Dulcesol a Vicky Foods.

Solicitud y oposición por uso efectivo anterior de Donas

La controversia dio comienzo en junio de 2018, cuando Vicky Foods solicitó el registro como marca de la Unión Europea del signo denominativo Donas Dulcesol para productos de pastelería y confitería, bollería, bizcochos, brioches y tartas ante la EUIPO. Fue en septiembre del mismo año, cuando la división ibérica del grupo Bimbo ejerció su derecho de oposición al mencionado registro, alegando que colisionaba con la marca denominativa, española y anterior Donas (titularidad del grupo desde 1966) para productos como purés y legumbres secas, productos de panificación, harinas, cereales, sémolas y tapiocas comprendidos en esta clase, almidón para usos alimenticios, malta, pastas alimenticias, arroz y levaduras; y por la que alegaba un uso efectivo de la misma respecto de un producto de repostería que se describe como “bollo esponjoso, de forma redonda y plana, que se hornea o fríe, según la variante”, entendiéndola como productos de panificación y pastas alimenticias que habían incluido en su registro.

Error del grupo Bimbo en la clasificación de los productos

En su respuesta de enero de 2020, la EUIPO desestimó la oposición en su totalidad, alegando que no se había llevado a cabo un uso efectivo de la marca Donas por parte de Bimbo para los productos en que basaba su oposición; decisión que fue recurrida y nuevamente desestimada por falta de uso.

Los argumentos de la EUIPO, se basaron en la imposibilidad de considerarse productos de panificación o pastas alimenticias a las piezas esponjosas de repostería con forma de bolas, glaseadas o cubiertas de chocolate, como así había alegado Bimbo. Concretamente señaló la oficina de Propiedad Intelectual, que los «productos de panificación designan, pan común y pan especial, y que existe una clara distinción entre dichos productos y los productos de bollería o pastelería, pese a que se fabriquen de forma similar«. En cuanto a las pastas alimenticias, la oficina indicó que estas se refieren a los conocidos productos de la cocina italiana como espagueti, tagliatelle, penne y farfalle, y no comprenden los productos para los que se había usado la marca anterior Donas.

El TGUE se ha pronunciado

Ha sido hace unos días, concretamente el 1 de septiembre, cuando el Tribunal General de la Unión Europea en asunto T-697/20 ha dictado la esperada resolución tras elevar Bimbo Donuts Iberia ante este tribunal la resolución de la EUIPO.

La Sala Quinta ha confirmado los argumentos alegados por la EUIPO, valorando que Bimbo solo ha probado el uso para las piezas esponjosas de repostería con forma de bolas, glaseadas o cubiertas de chocolate, no pudiendo estas ser consideradas productos de panadería o pastas alimenticias, aunque se fabriquen con ingredientes similares.

Indica la Sentencia, que a la hora de interpretar la lista de los productos y servicios para los que se registró una marca anterior y cuya prueba del uso efectivo se ha solicitado, con el fin de determinar la amplitud de la protección de dicha marca y de resolver la cuestión de su uso efectivo, hay que hacerlo de la manera más coherente posible, habida cuenta de su significado literal y de su construcción gramatical, pero también, en caso de riesgo de resultado absurdo, valorar su contexto y la voluntad efectiva del titular de la marca en cuanto a su alcance.

Aún queda posibilidad de recurrir la sentencia en casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la máxima instancia judicial comunitaria, pero la realidad es que el Tribunal General de la Unión Europea ha confirmado, con rígidos argumentos, la concesión de la marca Donas Dulcesol en favor de Vicky Foods.

A la hora de registrar una marca, la parte más importante es la correcta descripción y clasificación de los productos o servicios a distinguir, pues de ello depende que la misma quede o no protegida. El gran error del grupo Bimbo fue la no inclusión de los productos de pastelería entre los designados en su solicitud, aunque, tratándose de un procedimiento registral sumamente interpretable, si el grupo Bimbo recurre, veremos si el TJUE se pronuncia en sentido contrario al hoy comentado.

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